Marcas en la Era Digital - Propiedad Industrial - Marketing Live Consulting

Las marcas en la era digital

Hoy en día casi todas las empresas tienen presencia en Internet, ya sea mediante su propio sitio web, redes sociales u otras plataformas. Debido a la globalidad y accesibilidad de la red, la correcta elección de una marca ha cobrado especial importancia, ya que es un aspecto identificativo fundamental para ser distinguido y localizado en este mar de páginas web, blogs, redes sociales, etcétera, que es Internet.

Con el presente artículo no pretendemos aconsejar sobre cómo elegir el mejor signo distintivo para una empresa o profesional, ya que esta labor corresponde a los expertos en marketing, pero sí queremos dar unas pinceladas sobre los aspectos legales que se deben tener en cuenta a la hora de elegir una marca para evitar conflictos innecesarios.

El artículo 2.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. En España, el registro de marcas se realiza y gestiona por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

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A la hora de elegir una marca, para saber si está libre de derechos de propiedad industrial, se puede hacer una búsqueda a través de la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero es habitual que, en primer lugar, se realice una búsqueda en la red para comprobar si hay alguna otra entidad que esté utilizando un nombre de dominio igual o parecido al que la empresa está barajando como posible marca. Las búsquedas en la red se realizan porque lo normal es que la denominación elegida como marca sea utilizada por la empresa como nombre de dominio para gestionar su presencia en Internet y lo más adecuado es evitar coincidencias que dificulten el posicionamiento en los buscadores, a pesar de que los productos y servicios ofertados sean diferentes.

Pues bien, además de las prohibiciones absolutas que se contemplan en el artículo 5 de la Ley de Marcas, cuando se registra una marca se debe tener en cuenta el artículo 6 de dicha Ley, que advierte de que “No podrán registrarse como marcas los signos: 

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La lógica nos lleva a pensar que el apartado a) está totalmente asumido por cualquiera, ya que resulta obvio que la coincidencia de signos distintivos y productos implica una imitación clara que tiene importantes consecuencias en el mercado y a nivel legal.

No obstante, el apartado b) es el que hay que tener siempre presente, ya que muchas empresas y profesionales creen que cuando no hay una identidad exacta entre la marca que han elegido y otras que hay en el mercado, ni entre los productos o servicios que designan se puede registrar y utilizar sin problemas. Pero el apartado b) viene a establecer la exigencia fundamental a la hora de elegir un signo distintivo.

El riesgo de confusión es el centro neurálgico de los conflictos de marcas.

De lo que se trata es de no confundir al consumidor o usuario haciéndole creer que el producto o servicio que adquiere bajo una marca es comercializado por una empresa de la competencia que, habitualmente, lleva más tiempo asentada y cuyo signo distintivo goza de un prestigio del que se aprovechan de forma injusta, quienes generan la confusión.

Cómo determinar el riesgo de confusión entre dos marcas

Para saber si existe o no confusión entre dos signos, se debe valorar primero el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual. Asimismo, se deben estudiar las categorías de productos y servicios comercializados y otros datos como el ámbito y la forma de comercialización.

Una vez estudiadas las cuestiones anteriores, para valorar si se puede o no confundir al consumidor o usuario, el parecido entre las marcas debe analizarse desde su punto de vista. La clase de consumidor o usuario que se tiene en cuenta para saber si realmente es incapaz de distinguir claramente los productos o servicios de una empresa de los de otra depende de los productos o servicios de que se trate, pero, en general, se analiza al denominado “Consumidor medio”, que es aquel que está “medianamente” informado, es “medianamente” racional y “medianamente” perspicaz.

Por tanto, las empresas y profesionales que quieran elegir una marca que, además, querrán utilizar como nombre de dominio deberán asegurarse de que no se parezca a otra ya existente (marca anterior) cuyos productos o servicios sean similares y que pueda generar confusión en los consumidores o usuarios.

El origen de los productos y servicios, es decir, la empresa o profesional que los desarrolla, debe estar claro para el consumidor o usuario a fin de evitar la vulneración de los derechos de propiedad industrial y de la competencia.

Por Mamen Fernández Trujillo, consultora TIC y abogada socia en Sinerlex Abogados.

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